Un argomento ancora poco esplorato a livello normativo e giurisprudenziale è quello della responsabilità degli online marketplace (ossia piattaforme come Amazon, Alibaba, ed altre) per la violazione di diritti di proprietà industriale – come quelli relativi a marchi, brevetti e disegni industriali – da parte di venditori terzi, che possano inserire sulla piattaforma annunci di vendita riguardanti prodotti contraffatti.
La tutela del diritto d’autore nell’eCommerce
Esiste infatti ormai un panorama sufficientemente consolidato per quanto riguarda le violazioni online di diritto d’autore, anche a seguito della case law della Corte di giustizia UE e delle Corti italiane (che anzi sono considerate all’avanguardia a livello mondiale in questo specifico settore). Recentemente è stata anche emanata e poi attuata in Italia la direttiva UE 2019/790, la quale all’art. 17 detta precise regole per la responsabilità delle cd. piattaforme online (online content sharing service providers) in relazione ad atti di comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d’autore.
Le piattaforme online devono anzitutto cercare di ottenere una licenza da parte dei titolari dei diritti e, ove ciò non sia possibile nonostante i loro migliori sforzi, devono attivarsi per impedire il caricamento abusivo sulla piattaforma di opere protette, o comunque rimuoverle tempestivamente non appena ricevano una segnalazione, fermo restando il dovere di impedirne il ricaricamento pro-futuro.
La responsabilità dei marketplace per la violazione di diritti di proprietà industriale
Che cosa succede invece quando si tratti di marketplace, e la condotta consista, come abbiamo detto, nel consentire a venditori terzi di caricare sulla piattaforma offerte di vendita di beni e servizi, in modo tale che tramite la piattaforma i venditori entrino in contatto con acquirenti, e concludano una transazione concernente la vendita di prodotti contraffatti?
La Risoluzione AIPPI
Il tema è stato affrontato nell’ambito di una Resolution discussa e successivamente adottata nel corso dell’ultimo Congresso internazionale di AIPPI, Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale, tenutosi ad Istanbul a fine ottobre, pubblicata il 14 novembre 2023).
La Resolution prende le mosse da 38 rapporti elaborati dai vari Gruppi nazionali di AIPPI e parte dal presupposto che esista un generale consenso sulla opportunità di prevedere un regime speciale anche per quanto riguarda lo specifico ambito della responsabilità dei marketplace, che realizzi un corretto bilanciamento fra i diversi diritti in campo, ossia quello dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale da un lato e quello dei provider dall’altro lato, tenendo conto dei diversi principi sviluppati a livello normativo e giurisprudenziale internazionale e regionale per quanto concerne il tema dei conflitti nel contesto delle comunicazioni elettroniche.
Detto questo in linea astratta, la difficoltà sta nel definire quale sia esattamente il perimetro di un bilanciamento desiderabile, considerato che nei vari ordinamenti nazionali e regionali esistono significative differenze normative ed interpretative.
Il panorama normativo e giurisprudenziale UE
In ambito UE si distingue fra la legittimazione passiva dei service provider nei confronti di azioni inibitorie e la responsabilità civile per risarcimento dei danni. La legittimazione passiva per l’inibitoria sussiste sempre, anche quando il provider sia del tutto passivo o comunque privo di profili di dolo o di colpa, per la semplice ragione che l’ordinamento non può tollerare la circolazione sul territorio di beni contraffatti. Sul punto in questione esiste ormai anche ampia giurisprudenza eurounitaria e nazionale, che prevede pacificamente la possibilità del giudice o dell’autorità amministrativa competente di emettere ordini inibitori anche di tipo cd. “puro”, ossia nei confronti di provider del tutto passivi (come tipicamente i mere conduit provider). Diversamente avviene per quanto concerne la responsabilità per danni.
Qui in UE sono previsti dei safe harbor, che prevedono regole particolari ed attenuate di responsabilità per alcuni internet service provider, come i mere conduit, i caching e gli hosting provider. La cifra comune è che il provider non sia responsabile quando la sua condotta sia effettivamente passiva e priva di elementi di dolo e/o di colpa. Non è facile tuttavia in taluni casi chiarire esattamente quando il provider sia passivo e quando invece diventi attivo nel contesto delle attività di hosting, tanto che infatti la giurisprudenza UE ha enucleato negli anni la figura del cd. “hosting provider attivo”, al quale non si applicano le esenzioni di responsabilità ora elencate, in virtù del fatto che in questo caso il provider esercita un controllo sulle attività svolte dai terzi sulla piattaforma.
Il caso specifico: Christian Louboutin contro Amazon
In linea con quanto sopra AIPPI ha concentrato la discussione sulla identificazione dei fattori da prendere in considerazione per ritenere il market place passivo, e quindi meritevole di un’esenzione di responsabilità, tenendo in particolare in considerazione la nota decisione della Corte di giustizia UE del 22 dicembre 2022 nelle cause riunite C‑148/21 e C‑184/21 che ha visto contrapposta la casa di moda Christian Louboutin contro Amazon.
Le condizioni per l’esenzione di responsabilità del marketplace
Nella Resolution si è dunque affermato che il marketplace possa andare esente da responsabilità quando si limiti a fornire ai venditori terzi soltanto servizi di hosting, e nulla più, senza effettuare alcun controllo sulle attività dei venditori terzi, e senza svolgere servizi di promozione o di ottimizzazione della presentazione delle offerte in vendita, né servizi di stoccaggio e/o spedizione dei prodotti. In particolare, l’utente non deve avere l’impressione che il market place fornisca o venda, a proprio nome o per proprio conto, i prodotti o i servizi oggetto di violazione. Una impressione di questo genere potrebbe essere causata, ad esempio, se il market place non differenzia sufficientemente le proprie offerte di vendita da quelle di venditori terzi.
Fermo restando quanto sopra, è anche necessario che il marketplace non sia a conoscenza del carattere abusivo del prodotto messo in vendita sulla sua piattaforma e – non appena ne venga a conoscenza – agisca tempestivamente per rimuovere l’accesso alle offerte di prodotti in violazione. Inoltre, il market place deve mettere a disposizione degli utenti e dei titolari dei diritti adeguate procedure per la segnalazione della violazione, ed escludere i venditori terzi che si rendano responsabili di ripetute offerte di vendita di prodotti in violazione.
Le conseguenze per un marketplace negligente
Altro aspetto importante è quello della tecnologia. Come nel caso delle piattaforme user generated, anche per i marketplace la valutazione della responsabilità dipende in modo decisivo dalla tecnologia disponibile per il monitoraggio delle offerte, così che il marketplace è tenuto ad applicare ed aggiornare sistemi tecnologici di monitoraggio della piattaforma con riguardo alle offerte dei venditori terzi, per minimizzare il rischio di comportamenti in violazione. Inoltre, il marketplace ha un obbligo di collaborazione con il titolare dei diritti, e perciò deve raccoglie il nome, l’indirizzo e le informazioni di contatto dei venditori terzi e verificare che tali informazioni siano accurate e aggiornate, fornendole poi al titolare dei diritti che abbia subito la violazione.
Quanto sopra riguarda la responsabilità civile per danni, mentre dal punto di vista della legittimazione passiva nei confronti di azioni giudiziarie, il marketplace può sempre essere obbligato dalle autorità competenti ad adottare quelle misure che siano necessarie per porre fine alla violazione, quale ad esempio un ordine di inibitoria (anche in via cautelare) ovvero un ordine diretto a informare gli acquirenti che i prodotti da loro acquistati sono in realtà contraffatti.
Conclusioni
Come anticipato sopra, questo tipo di ordini possono essere sempre emessi nel confronti del market place, a prescindere dalla loro passività e dall’assenza di elementi soggettivi, essendo necessario in particolare assicurare ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale rimedi cautelari ed urgenti efficaci che consentano di eliminare dal mercato i beni contraffatti nelle immediatezze della individuazione del comportamento in violazione.
